美国“RUN-RITE”对应的中文“跑特快”商标“物归原主”

案件程序:商标异议复审驳回他人抢注


申请人(原异议人):郑某
委托代理人:北京知源知识产权代理有限公司
被申请人(原被异议人):韩某
委托代理人:北京市捷诚信通知识产权代理有限公司


案情简述


郑某,作为美国汽车化工产品知名的制造商(美国C.A.T公司,即卡特莱德汽车技术有限公司)在中国的代理商,于2000年前后开始代理该公司的“跑特快Run-Rite”系列产品,并以北京盛大讯佳商贸有限公司的名义在中国销售上述产品。而且,在2000年至2005年期间,卡特莱德汽车技术有限公司在《中国汽车维修市场》等报刊上对该系列产品做了大量广告宣传。此外,为保护相关商标,美国C.A.T公司在第三十七类商品上申请注册了第1667934号“跑特快Run-Rite”及图商标,但未在汽油添加剂(即第一类商品)上申请注册该商标。
韩某自2002年开始,便作为销售业务人员参与到了汽油添加剂等相关产品的销售工作中。韩某利用职务便利,发现美国C.A.T公司并未在其所销售的汽油添加剂上注册“跑特快Run-Rite”及图商标,于是,韩某在20040713日向商标局以个人名义在第一类商品上申请注册“跑特快”商标。商标局初步审定后予以公告,公告期中,郑某对该商标提起异议。
经审理,商标局认为:被异议商标“跑特快”与异议人引证在先注册的“跑特快RUN-RITE及图”商标所使用商品或服务未构成类似。异议人称被异议人恶意抢注、复制、抄袭其引证商标证据不足。因此,作出了(2010)商标异字第17197号裁定。

商标异议复审过程及复审理由



申请人不服该第17197号裁定,遂委托我公司于20100921日向商标评审委员会申请商标异议复审,请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)的相关规定,不予核准被异议商标注册,并提出以下复审理由:
1.申请人是美国汽车化工产品知名的制造商在中国的代理商,申请人代理的系列产品在美国及全球享有较高的声誉。“跑特快”商标是卡特莱德汽车技术有限公司在2000年为打入中国市场与其英文商标“Run-Rite”相匹配使用的商标,也为其对应的中文翻译,其“跑特快/RUN-RITE”商标在相关公众中具有很高的知名度。尽管“RUN-RITE”与“跑特快”虽非官方严格意义的对应翻译关系,但经过卡特莱德汽车技术有限公司在中国的宣传和使用,已使中国消费者对其对应关系进行了实际认定。
2.被申请人作为卡特莱德汽车技术有限公司的代理人,在明知其商标知名度和授权使用的情况下,恶意抢注被异议商标,属于不正当竞争的行为。其抢注行为明显违反了《商标法》第十五条、第三十一条的相关规定。


商标异议复审结果


综合考虑申请人提交的在案证据可以证明被异议商标申请日(2004713日)前,卡特莱德汽车技术有限公司于“汽车燃料化学添加剂、汽油净化添加剂”等相同或类似商品上已将“跑特快”作为商标使用并具有一定知名度,被申请人作为同行业者理应知晓卡特莱德汽车技术有限公司的“RUN-RITE”及“跑特快”商标,因此,其申请注册被异议商标具有主观上的恶意,已构成《商标法》第三十一条所指的“不得以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。
2013415日,商标评审委员会依据《商标法》第三十一条、第三十三条、第三十四条的规定,作出商评字[2013]10713号异议复审裁定书,裁定我公司代理申请人对第4167914号“跑特快”商标所提异议成立,不予核准被异议商标的注册。


异议复审裁定的理由及依据


事实依据:


1.卡特莱德汽车技术有限公司的“RUN-RITE”商标于19931025日在IC003US 052G&S类引擎清洗液商品上在美国宾夕法尼亚州获准注册,于2000323日与Grand MG国际公司签署了在中国地区的独家代理和商品分销合同;
2.卡特莱德汽车技术有限公司分别于2000101112月在《汽车商报》上、20021920合刊及第21期《中国汽车维修市场》上刊登的“跑特快”汽车养护产品的宣传广告,以及结合相关网页信息证据,可以证明,美国CAT公司及卡特莱德汽车技术有限公司已将“RUN-RITE”与“跑特快”商标在汽车养护类商品上进行了宣传使用,并形成了一一对应的关系;
3.且被异议商标指定使用的商品为汽车养护类商品在功能用途、销售渠道、销售对象等方面具有一定的共同性,属于类似商品。


法律依据:


1.《商标法》第三十三条对初步审定、予以公告的商标提出异议的,商标局应当听取异议人和被异议人陈述事实和理由,经调查核实后,做出裁定。当事人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审,由商标评审委员会做出裁定,并书面通知异议人和被异议人。
2.《商标法》第三十一条申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
3.《商标法》第三十四条经裁定异议成立的,不予核准注册。


评析:


1.本案商标代理人凭借资深办案经验,在了解案件缘由的基础上很快便将此案的突破口定位在以下两方面:(1).证实被异议商标违反了《商标法》第十五条的规定(“未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用”)。具体来讲,证据思路如下:
a)证明本案被申请人韩某与卡特莱德汽车技术有限公司之间存在代理关系;
b)该异议商标所使用的商品与该引证商标所使用的商品属于类似商品;
c)该异议商标与该引证商标构成商标近似。
(2).证实被异议商标违反了《商标法》第三十一条的规定(“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”)。具体来讲,证据思路如下:
a)证明卡特莱德汽车技术有限公司拥有在先权利;
b)证明被申请人注册该异议商标的行为采用了不正当手段,并证实该异议商标为卡特莱德汽车技术有限公司已经使用,并有一定影响的商标。

2.
在理清案件思路后,我公司商标代理人及时和美国C.A.T公司沟通联络,搜集相关证据,并重点从以下三方面进行了证实:
(1).申请人是美国汽车化工产品知名的制造商在中国的代理商,申请人代理的系列产品在美国及全球享有较高声誉。卡特莱德汽车技术有限公司RUN-RITE系列产品于2000年进入中国市场,其“跑特快/RUN-RITE”商标在相关公众中有很高知名度。
所提供的证据材料包括:
a)200066日,卡特莱德汽车技术有限公司为开拓中国市场业务,与北京跑特快汽车用品有限公司之间签署的销售代理协议;
b)2000年期间,在《汽车商报》上对“美国高新科技产品RUN-RITE跑特快”产品的宣传;
c)2002年在《中国汽车维修市场杂志》上对“RUN-RITE跑特快”产品的广告宣传等等。
(2).RUN-RITE”与“跑特快”的对应翻译关系,以及在中国使用的公信力。
(3).被申请人韩某与申请人曾为卡特莱德汽车技术有限公司的在华代理,该异议商标的注册行为明显为抢注行为。